浅析专利申请初审阶段分案申请修改超范围的判断
张茜茜
在专利审查实践中，准确判断专利申请文件修改是否超范围，具有重要现实意义。申请人在提交专利申请后，可能基于多种原因，依据《中华人民共和国专利法》（下称专利法）及《中华人民共和国专利法实施细则》（下称专利法实施细则）的相关规定对申请文件进行修改。一般专利申请的修改是否超范围，依据专利法第三十三条的规定进行判断；分案申请作为一种特殊的专利申请，则受专利法实施细则第四十九条第一款约束。上述两个法律条款在适用逻辑上存在有待进一步厘清之处，可能影响同类案件审查结论的一致性。笔者立足专利审查实践，比较一般申请与分案申请在修改超范围认定规则上的差异，归纳分案申请修改超范围的判断标准，以期明晰审查思路，为相关申请人提供参考。
相关法律依据
专利法第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。专利法实施细则第四十九条第一款规定，依照本细则第四十八条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。
在专利申请过程中，申请人可能因各种原因需要对申请文件进行修改。申请人修改申请文件后，原申请公开的范围相较于申请日提交的申请文件所记载的范围可能已经发生变化。由于申请日提交的文件中记载的内容，体现了申请人希望就这些发明创造均获得专利保护的意愿，且分案申请享有原申请的申请日，因此分案申请的修改不得超出原申请记载的范围。
专利法实施细则第五十七条规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。
依据上述规定，申请人提交专利申请后，既可以主动对申请文件进行修改，也可以应国务院专利行政部门的要求对其申请文件进行修改。但无论申请人主动修改还是应要求修改其专利申请文件，都应当控制在法律允许的范围内。允许申请人对专利申请文件进行修改且改变其申请日，意味着国家知识产权局认定修改后的内容在原申请日就已提出。
由此可见，上述法律条款共同构建了专利申请的修改规则体系：专利法第三十三条、专利法实施细则第四十九条第一款构成了超范围认定的实体依据，专利法实施细则第五十七条则规范了修改行为的程序边界。鉴于分案申请的特殊性，在判断修改是否超范围时，有必要进一步厘清不同条款的适用逻辑。下文将结合具体案例，归纳分案申请修改超范围的判断思路，提炼较为清晰的判断规则，以指引申请人合理预判风险、规范修改行为。
典型案例概述
为使论述更聚焦典型问题，以下案例为假设情形，仅供说明之用。
某件发明专利申请的请求书中记载的发明名称为“一种 A设备及使用方法”，但申请人提交的说明书摘要、权利要求书及说明书中记载的主题均为“一种 B装置及方法”，与请求书中记载的发明名称主题明显不一致。经审查，上述专利申请为分案申请，请求书中填写的原申请号所对应的原申请，其发明名称为“一种 A设备”，与分案申请请求书中填写的发明名称主题相符。
在初步审查过程中，申请人要求以原申请为基础修改申请文件，并非仅修改申请文件中涉及的发明创造名称。
对于一般申请，若申请文件中存在主题不一致的缺陷，申请人可以选择修改请求书中填写的发明名称，使其与申请文件中记载的主题相一致。但因分案申请的特殊性，申请人修改请求书中填写的发明名称后，虽可实现请求书中的发明名称与申请文件主题一致，却会与母案记载的主题明显不同。针对上述案件，目前存在以下两种不同的处理方式：
方式一：由于申请人在请求书中填写了原申请号，可以原申请作为修改基础，更换分案申请中的说明书摘要、权利要求书、说明书及说明书附图。
方式二：在初步审查阶段对分案申请的审查，专利审查员仅需核实该分案申请中记载的主题与原申请是否一致。对于主题不一致的申请，申请人将分案申请递交日提交的申请文件中主题名称修改为一致即可；对于申请文件中涉及的其他文本内容，应当与分案申请递交日记载的内容相同。
对于处理方式一，根据专利法实施细则第四十九条的规定，分案申请以原申请为依据更换申请文件，未超出原申请记载的范围，修改合格。
对于处理方式二，申请人在分案申请递交日提交的说明书摘要、权利要求书、说明书及说明书附图文件，明显与请求书中记载的母案主题不同。根据专利法第三十三条的规定，为使本申请既符合分案申请的规定，又不超出原说明书和权利要求书记载的范围，申请人仅可将申请文件中记载的主题名称修改为一致。
上述两种处理方式分别依据不同法律条款对修改超范围进行判断，所得结论存在差异。笔者认为，为准确适用法律、统一审查标准，有必要进一步厘清两个条款的适用边界与审查逻辑。
审查要点分析
在分案申请修改超范围的审查中，比对基准的确定是需要重点厘清的问题。分案申请具有特殊性，一方面，其享有原申请的申请日；另一方面，其又存在自身的递交日。因此，在对修改超范围进行判断时，需要明确是以申请日提交的原始申请文件为准，还是以分案申请递交日提交的文本为基础。对此，申请人有必要关注并遵循统一、清晰的判断规则，以便规范修改行为。
（一）法律规范解读
一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出分案申请，或者依据专利审查员的审查意见提出分案申请。分案申请应当以原申请（第一次提出的申请）为基础提出。
分案申请作为一种特殊的专利申请，在初步审查过程中需要对申请人填写的著录项目、递交时间、申请人信息、发明人信息以及其他应当递交的文件进行核实。国务院专利行政部门收到分案申请文件的日期为分案申请的递交日。
递交日作为分案申请中的重要日期，表明了分案申请的递交时间。在发明专利的初步审查中，对于一般申请，通常以国务院专利行政部门收到专利申请文件之日（即申请日）作为判断修改超范围的标准。由此需要进一步明确的是，对于分案申请，是否亦应以其递交日作为修改超范围的判断基础。
专利法第三十三条及专利法实施细则第四十九条均为修改超范围的相关规定，均提及“原”说明书和权利要求书以及“原”申请的概念。对于一般申请，“原”说明书和权利要求书是指申请日递交的说明书和权利要求书文件；对于分案申请，考虑到提交专利申请的申请人实际上已向国家知识产权局披露了多项发明创造，并表达了希望就这些发明创造均获得专利保护的意愿，即便审查结果认为该申请不符合单一性要求，即申请人不能在一件申请中要求保护其希望获得保护的几项发明创造，若申请人基于该原因提出分案申请时以递交日作为超范围判断的标准，也会在一定程度上损害申请人的利益。
设置修改超范围的相关规定，首先在于维护先申请原则，避免申请人通过修改将申请时未公开的技术方案纳入申请日提交的专利申请文件中，从而不当享有在先申请日所带来的利益。
先申请原则是“先发明原则”的对称。我国专利制度采用先申请原则，即当两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利时，在各件专利申请都符合专利法及专利法实施细则规定的其他条件的情况下，专利权将授予最先申请的人，也就是申请日（有优先权的，指优先权日）在先的专利申请将获得专利权。在保留原申请日的情况下，如果允许申请人对专利申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，则会违背先申请原则，对其他申请人造成不公平后果。
可见，修改超范围的认定是以申请日为基础和前提的。专利法第三十三条规定的“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，即不得超出申请日提交的说明书和权利要求书记载的范围。对于分案申请，因其享有母案的申请日，即原申请日，根据专利法实施细则第四十九条中规定的“不得超出原申请记载的范围”，即不得超出原始母案记载的范围。因此，上述法律条款中的“原说明书和权利要求书”以及“原申请”，在一般专利申请中指该申请在申请日提交的原始说明书和权利要求书；在分案申请中则应指其母案在申请日提交的原始说明书和权利要求书。
故而，在分案申请的审查过程中，通常不以其递交日作为修改超范围的判断标准。虽然分案申请也存在递交日，但基于专利法实施细则第四十九条的规定，且鉴于初步审查阶段对于修改超范围的认定应当以原申请作为基础进行判断，分案申请不得超出原申请记载的范围，即应当以其最早的母案作为修改超范围的判断基础。
（二）案例适用验证
上文中提及的分案申请案例在初步审查阶段较为特殊。由于申请人在请求书中填写的发明名称与所提交的申请文件不一致，若申请人修改请求书中填写的发明名称，则该分案申请与其母案主题不一致；若申请人仅修改申请文件中记载的发明名称，虽然可以保证申请文件内容与分案申请递交日提交文本一致、发明名称统一，但该分案申请实质上与其母案存在较大出入，明显损害了申请人的利益。因而，案例中的处理方式二不尽合理。
鉴于分案申请享有原申请的申请日，同时基于专利法第三十三条及专利法实施细则第四十九条的规定，申请人以原申请（即其母案）作为修改基础，更换分案申请中的说明书摘要、权利要求书、说明书及说明书附图，应属合格。
结论
在发明专利申请初步审查阶段，判断分案申请修改是否超范围时，专利法第三十三条、专利法实施细则第四十九条分别规定，修改不得超出“原说明书和权利要求书记载的范围”以及“原申请记载的范围”，二者表述不同，但规范意旨一致。在分案申请的审查过程中，通常不以其递交日作为修改超范围的判断标准。鉴于分案申请享有原申请的申请日，无论是一般专利申请还是分案申请，都应当以申请日提交的原始申请文件作为修改超范围的判断基础。
在专利质量不断提高的背景下，明晰分案申请修改超范围的认定边界，对申请人维护自身权益尤为关键。笔者结合具体案例及法律规定，探讨了分案申请修改超范围的判断标准，以期能够对修改超范围的认定形成统一认识，实现严格审查与权利保障的有机统一。
（本文仅代表作者个人观点）
（作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心）
（编辑：刘珊 实习编辑：蔡友良）