对以他人泄密为由提出新颖性宽限期的适用规则的考量
杨翰 武磊
【弁言小序】
为了避免发明人可能出于某些正当理由而在申请日前将其发明创造公开，导致专利申请丧失新颖性而无法授权，我国专利法第二十四条规定了新颖性宽限期。新颖性宽限期是通过制度设计在保护创新、促进科技交流与维护公共利益、申请人的合法权利之间形成平衡，是专利体系中不可或缺的机制。在专利授权和确权阶段，会出现申请人或专利权人以他人泄密为由主张不丧失新颖性宽限期的情形，涉及复杂的证据类型和事实。本文以一件复审案件为例，探讨满足专利法第二十四条第（四）项规定的适用要件，旨在为新颖性宽限期的认定梳理思路，以期对申请人和社会公众有所助益。
【理念阐述】
专利法第二十四条规定了不丧失新颖性宽限期的四种情形：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）……（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”
专利法第二十四条第（四）项的立法宗旨在于对他人未经申请人允许而公开的技术内容，给予申请人或专利权人一定的保护，不因他人的过失或错误行为而丧失授权机会。其中所述的“他人”是指申请人以外的其他单位或者个人；“泄露”是指使有关发明创造的内容处于为公众所知的状态；“内容”是指发明创造的内容。审查实践中，专利法第二十四条第（四）项情形较为复杂，在理解该情形时需要关注两个条件：一是他人公开的内容是否直接或间接从申请人那里获知，二是他人公开发明创造的行为是否违背了申请人的意愿。
第一，关于“他人公开的内容是否直接或间接从申请人那里获知”，这一条件明确其技术方案应来源于申请人或专利权人，而对于由自己独立作出的或从独立作出该发明创造的第三人那里获知的内容，他人的公开行为与申请人无关，也无需申请人或专利权人的同意。
第二，关于“他人公开发明创造的行为是否违背了申请人的意愿”，判断“申请人意愿”时通常通过客观证据以考察申请人是否愿意公开或者放任公开行为的发生。例如，申请人是否采取保密措施使其发明创造不易被公众所知晓，他人的公开行为是否违反其与申请人之间明示或默示的保密义务等等。如果他人以不正当方式破坏申请人采取的保密措施获知发明创造的内容并公开，通常构成违背申请人意愿；如果他人违反申请人明示的保密要求或者违反根据社会观念、商业习惯所应承担的默示保密义务，擅自公开发明创造内容，也构成违背申请人意愿。
此外，以他人泄密为由提出不丧失新颖性宽限期的声明还需满足时间要件的规定。根据专利法实施细则第三十三条第四款的规定：“申请专利的发明创造有专利法第二十四条第（一）项或者第（四）项所列情形的，国务院专利行政部门认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。”该条第五款规定：“申请人未依据本条第四款的规定在指定期限内提交证明文件的，其申请不适用专利法第二十四条的规定。”《专利审查指南》第一部分第一章规定：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后自行得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。申请人在收到专利局的通知书后才得知的，应当在该通知书指定的答复期限内，提出不丧失新颖性宽限期的答复意见并附具证明材料。”根据上述规定可知，对于判断他人公开的方案是否得以使本申请享有“不丧失新颖性宽限期”，不仅需要确认他人确为未经申请人同意而泄露其内容，而且“不丧失新颖性宽限期”有时间期限的规定，即，不仅规定行为发生在申请日以前六个月内，还有提交声明的期限要求。提出声明期限的起算点，应当是申请人或者专利权人主观上知道或者应当知道他人未经同意泄露发明创造内容这一客观事实的时间。超过上述期限的，不能适用专利法第二十四条不丧失新颖性的例外规定。
【案例演绎】
某复审案件，申请日为2021年9月15日，涉及一种海龟标志及救助方法。
驳回决定认定本申请相对于对比文件1不具备创造性。对比文件1是在某网站上发布的新闻报道，其内容为某报社记者对某自然保护区海龟保护的报道，公开日为2021年8月16日。
在提出复审请求时，申请人提供了该报社出具的《情况说明》，并主张：对比文件1是该报社记者在本申请提出前六个月内，对申请人进行采访后发表的报道，但作者未告知申请人，已将本申请的关键方案进行公开。因此申请人认为上述“泄露”行为的发生是“未经申请人同意”的，属于专利法第二十四条规定的不丧失新颖性的情形。
针对申请人提出的要求享有新颖性宽限期的主张，复审合议组认为，本案的焦点在于：该案是否属于“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情形；申请人提出不丧失新颖性宽限期的时间是否满足时间要件。复审审查员从专利法第二十四条的立法宗旨和《专利审查指南》对“新颖性宽限期”的规定和要求出发，进行如下分析：
首先，该案中对比文件1是某报社记者对某自然保护区也即本案申请人进行采访后在专利申请日前六个月内发表的报道，其技术方案来源于申请人，因此满足前述“他人公开的内容是直接或间接从申请人那里获知的”条件。
其次，要判断该案是否属于“他人公开发明创造的行为违背了申请人的意愿”的情形，重点在于是否有证据证明发明创造内容的泄露违背了申请人明示或者默示的保密意愿。本案中，该报社出具的《情况说明》记载：“2021年8月，某报社记者在采访某自然保护区时，工作人员向记者介绍了包括二维码救治方法在内的保护海龟方法，记者认为这些做法很有新闻性，在得到保护区相关工作人员认可后，以此作为一个创新内容刊发了新闻。”根据该证据结合新闻报道的惯例可知，该记者是在“得到保护区认可”的前提下对其工作人员进行采访并以该自然保护区的海龟保护方法为内容刊发了新闻，该保护区工作人员系受单位指派代表单位接受采访，根据新闻报道的惯例，同意接受采访通常意味着愿意将其内容公开，申请人也并未提供证据证明其采取了保密措施阻止公开、使其海龟保护方法不易被公众所知晓。在无相反证据的情况下，依据前述证据结合新闻报道的惯例，该报社记者并未违反明示保密义务或者违反根据社会观念、商业习惯等所应承担的默示保护义务，因此，对比文件1的公开发表行为不属于专利法第二十四条第（四）项规定的情形。
最后，关于“申请人提出不丧失新颖性宽限期声明的时间是否满足时间要件”，经核实，审查员于2022年3月10日发出第一次审查意见通知书中使用对比文件1评述本申请不具备创造性，申请人于2022年3月21日答复该通知书时针对对比文件1的内容进行意见陈述，据此可以确定在2022年3月21日之前对比文件1已为申请人所知晓，但直至2022年8月23日提出复审请求时才提出要求不丧失新颖性宽限期的声明。而根据《专利审查指南》的规定，申请人应当在答复该通知书的期限内（截至2022年7月11日）提出声明并附具证明材料。由此可知，申请人提出要求不丧失新颖性宽限期的声明时间，已超出了《专利审查指南》第一部分第一章所规定的期限要求。
综上，通过对享有新颖性宽限期所要满足的“他人未经申请人同意而泄露其内容”条件和提出“不丧失新颖性宽限期的声明”时间要求的判断，本申请不能享有专利法第二十四条第（四）项规定的新颖性宽限期。
该案明确了以他人泄密为由提出不丧失新颖性宽限期声明的条件，在相关案件审查时，一方面需要判断“他人未经申请人同意而泄露其内容”的主张是否成立，另一方面需要判断“泄露”行为发生的时间以及提出“不丧失新颖性宽限期”声明的时间是否满足专利法及审查指南的规定。该案提示创新主体，对关键方案要制定有效的保密措施，以避免其在专利申请前进入公有领域，在享有新颖性宽限期的惠益时，应及时履行必要的声明义务并提交相关证明文件，既给社会以稳定的预期，又可以避免自身的损失。
（作者单位：国家知识产权局专利局复审和无效审理部、国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心）
（编辑：刘珊）