浅析专利无效宣告程序中优先权的核实
周小祥 王蕊娜 严嬿婉
【弁言小序】
优先权制度是为专利申请人在不同国家和地区申请专利提供便利的程序性设计，受先申请原则的限制，在优先权日以后所作的任何改进，包括扩大保护范围和增加新的技术特征等，都不能享有在先申请的优先权，以避免这一制度为申请人带来不应有的利益，损害社会公众利益。
而要求优先权的在后申请能否享有在先申请的优先权，需要进一步核实。优先权是否成立的核实，不仅会发生在授权阶段，还会发生在专利复审、无效乃至后续的专利行政诉讼阶段。在专利无效程序中，如果无效请求人提交的某份证据公开日在涉案专利申请日前、优先权日后，则只有当涉案专利的优先权不成立时，该证据才能作为涉案专利的现有技术。或者，如果请求人使用的某份证据虽然公开了涉案专利的内容，但是其优先权日在涉案专利申请日前，而申请日和公开日在涉案专利申请日后，则其优先权能否成立，决定该份证据能否作为抵触申请用于评述涉案专利的新颖性。类似情形，不一而足。因此，在某些情况下，优先权是否成立会直接影响审查结论，其核实工作的重要性不言而喻。
本文阐述了优先权核实需要遵循的一般原则及需要注意的几点问题，并结合一无效案件给出了优先权核实的判断过程和分析思路，并就在后申请权利要求撰写提出了建议。
【理念阐述】
由专利法第二十九条的相关规定可知，核实优先权是否成立时，需要核实作为要求优先权基础的在先申请与要求优先权的在后申请是否涉及相同主题。发明或者实用新型是否属于相同的主题，是指其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果是否相同。
具体核实时，判断基础应当是将在后申请中各项权利要求所限的技术方案，而非在后申请说明书中公开的技术内容或在后申请某项权利要求中记载的部分技术特征。将其与在先申请文件的内容（权利要求书和说明书及其附图，不包括摘要）进行比较时，考虑的在先申请文件范围不应仅局限于在先申请的权利要求书，还应包括说明书和附图，“只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题”。
所述“清楚地记载”，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了所涉权利要求的技术方案即可。但是，如果在先申请对技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或含糊的阐述，甚至仅有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以至于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。反之，可直接、毫无疑义地从在先申请中得到的内容，即便没有文字直接记载在在先申请文件中，只要阐明了在后申请权利要求所述的技术方案，即可认为该技术方案实质相同而享有优先权。
此外，判断能否享有优先权的单位是在后申请中各项权利要求的技术方案，当权利要求书中有多项权利要求，或者一项权利要求中限定了多个并列且相互独立的技术方案时，应当对其是否享有优先权分别进行判断和认定。该点也可由《专利审查指南》（2023版）第二部分第八章第4.6.2节相关规定“所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础”明确。因而，即使独立权利要求能够（或不能）享有优先权，但由于其从属权利要求中还进一步限定了附加技术特征，使得两者保护范围不同，属于不同的技术方案，故对该从属权利要求能否享有优先权，应依据“直接和毫无疑义地得出”这一相同判断标准另行认定。
【案例演绎】
某无效宣告请求案涉及一实用新型专利，该专利请求保护一种抱枕，包括放置板、支撑板以及连接件，其特征在于：所述放置板上设有收容腔和第一铰接部，所述支撑板的两侧设置有第二铰接部，所述连接件的一端与所述第一铰接部连接，所述连接件的另一端与所述第二铰接部连接，所述支撑板能够收容于所述放置板的收容腔内。
在请求人提交多份证据中，证据9的公开日在涉案专利的申请日和优先权日之间，显然，本专利的优先权成立与否关系到证据9能否作为本专利的现有技术。请求人认为，在先申请中明确记载的是铰接孔以及铰接孔处于壳体的中间位置，而本专利权利要求1中将原有具体的铰接孔结构扩展为铰接部，并且也未提到其位于中间位置，在此基础上，认为权利要求1以及从属权利要求2-10的优先权均不能成立，故证据9可作为本专利的现有技术。而专利权人坚持认为本申请权利要求1能够享有在先申请的优先权，进而证据9不能作为本专利的现有技术。
合议组注意到，本专利权利要求1-10请求保护的技术方案已经被证据9全部公开，因而本案的焦点问题为本专利的优先权能否成立。在此情形下，合议组有必要遵循优先权核实的一般原则并依照前面提及的判断标准，就各项权利要求对应方案能否享有优先权逐个分析，给出判断。
为此，无效决定指出：相同主题的发明或实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。而优先权核实首先要判断作为要求优先权基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在在先申请的说明书和权利要求书中。虽然所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可，但是以下情形中在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础：如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征采用了下位的概念进行描述，而要求优先权的申请将这一或者这些技术特征的描述扩展为较为上位的方式；或者，要求优先权的申请删除了在先申请中具有限定作用的某一或者某些技术特征，以至于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出；或者，在先申请公开了某技术手段而要求优先权的申请将上述技术手段直接置换为其他惯用技术手段；或者，在先申请公开了某数值范围，而要求优先权的申请在限定数值范围时虽使其与之前的范围有重叠或交叉区域，但改变了上述数值范围。
本案中，权利要求1相对于在先申请的区别在于：权利要求1限定了所述支撑板的两侧设置有第二铰接部，连接件的另一端与所述第二铰接部连接；而在先申请支撑板两侧的中间位置设置有铰接孔，连接件30的另一端与铰接孔连接。经分析，第二铰接部是铰接孔的上位概念，并且本专利权利要求1删除了在先申请中具体限定铰接孔设置位置的特征“中间位置”。即相对于在先申请，本专利权利要求1将在先申请中的具体铰接孔结构，扩展为其它任何可以实现铰接功能的部件，将在先申请中的具体铰接孔位置，即支撑板两侧的中间位置，扩展为其他任何可以实现支撑板被连接并被反转的位置。可见，本专利权利要求1在在先申请的基础上做了拓展与补充，增加了不能从在先申请中直接地、毫无疑义确定的新内容，其请求保护的技术方案并未记载在在先申请中。因此，权利要求1的技术方案与在先申请不属于相同的主题，优先权不成立。
从属权利要求2、4-10直接或间接地引用了权利要求1，同样地，这些权利要求中既未将第二铰接部限定为铰接孔，也未将其设置位置限定为支撑板两侧的中间位置；从属权利要求3直接引用权利要求1，其虽将第二铰接部进一步限定为铰接孔，但依然没有限定其设置位置，同样涵盖了不能从在先申请中直接地、毫无疑义确定的内容。因此，直接或间接引用权利要求1的从属权利要求2-10同样无法享有优先权。
故本专利声称的优先权日2020年12月31日并不成立，界定本专利现有技术的日期应“后退”至申请日2021年6月10日，因此应以该申请日作为基础来判断证据是否构成本专利的现有技术。在此基础上，证据9的公开日因早于本专利的申请日，构成本专利的现有技术，可以用于评述本专利的新颖性和创造性，合议组在该证据9的基础上作出涉案专利全部无效的审查决定。
【撰写建议】
优先权制度在保护申请人利益的同时，也必须考虑公众利益的平衡。因此，申请人进行在后申请权利要求的撰写和修改时，应当对照优先权核实标准“所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础”，不能扩大可享有优先权的权利要求范围，以免造成申请人丧失本可享有的优先权权益，甚至导致权利要求被宣告无效。如前述无效案件中，在后申请撰写时，对在先申请做了拓展与补充，增加了不能从在先申请中直接、毫无疑义地确定的新内容，导致其请求保护的技术方案并未被在先申请记载，因而无法以在先申请的申请日作为优先权日，使得公开日在涉案专利的申请日和优先权日之间的证据构成涉案专利的现有技术，致使涉案专利被全部无效。
（作者单位：国家知识产权局专利局复审和无效审理部）
（编辑：刘珊 实习编辑：蔡友良）