药品专利创造性判断与补充实验数据的司法审查标准——评析辛塔佳公司专利驳回复审行政纠纷案
王坤
【案号】
(2021)京73行初11247号
(2022)最高法知行终15号
【裁判要旨】
当发明要求保护的化合物与现有技术公开的化合物结构相近、用途相同时,若现有技术中存在将区别技术特征应用到最接近现有技术的启示,且缺乏发明化合物具有预料不到技术效果的证据,则该发明不具备创造性。
【案情介绍】
原告辛塔佳股份有限公司(下称辛塔佳公司)系一家荷兰生物技术公司,其就名称为“新型 CC-1065类似物及其缀合物”(申请号为CN201611028228.7)的发明专利申请(下称本申请)向国务院专利行政管理部门提出申请。经实质审查,专利行政管理部门以本申请权利要求1至15不具备我国专利法第二十二条第三款规定的创造性为由,作出了驳回决定。辛塔佳公司不服,提出复审请求并修改了权利要求书,同时提交了补充实验数据,旨在证明其化合物具有预料不到的抗肿瘤效果。专利行政管理部门复审合议组经审查,作出第239462号复审决定(即被诉决定),维持了驳回决定。辛塔佳公司遂向北京知识产权法院提起行政诉讼。
该案的核心争议焦点集中于以下三个方面:本申请权利要求1要求保护的化合物,相对于作为最接近现有技术的对比文件1,是否具备创造性;辛塔佳公司在复审阶段提交的补充实验数据,专利行政管理部门应否予以接受和审查;本申请说明书中用于证明技术效果的化合物 A-I,其具体结构是否已充分公开,足以使本领域技术人员识别和实施。
北京知识产权法院于2021年8月18日公开开庭审理了该案。原、被告双方就上述焦点问题展开了激烈辩论。原告主张,其补充实验数据应予考虑,且本申请化合物与对比文件1的化合物在关键结构上存在本质区别(吲哚与氮杂吲哚),并产生了预料不到的技术效果。专利行政管理部门则坚持认为,被诉决定认定事实清楚,适用法律正确,本申请不具备创造性,且补充数据所依赖的化合物结构不明,不应采信。2021年9月18日,北京知识产权法院作出一审判决,驳回了辛塔佳公司的诉讼请求。辛塔佳公司不服提起上诉,最高人民法院二审驳回了辛塔佳公司的上诉请求,维持了被诉决定。
【法官评析】
该案判决阐释了化学领域发明创造性判断的一般原则:如果发明化合物与现有技术化合物结构相近且用途相同,则推定现有技术中存在结构改造的启示,除非发明人能证明其产生了“预料不到的技术效果”。对比文件1作为最接近现有技术,本申请与对比文件1均涉及 CC-1065类似物及其缀合物,具有完全相同的母核结构,用途均为抗肿瘤,具备了进行对比的基础。判决指出,权利要求1的化合物与对比文件1中一个具体化合物的唯一区别在于一个含氮杂环部分(DB部分)的具体结构不同。判决援引公知常识性证据(《药物化学》教科书),认定所述的区别基团属于“生物电子等排体”,即具有相似结构、电性和脂溶性的基团,在药物化学中相互替换是常规设计手段。因此,将对比文件1中的某个含氮杂环替换成本申请请求保护的其他含氮杂环,对本领域技术人员而言是显而易见的尝试,目的在于寻找活性相似或更优的衍生物。原告虽主张其化合物有更好效果,但法院指出,其提交的补充实验数据所针对的化合物 A-I结构不明,且数据本身(对三种癌细胞的测试结果中仅两种显示优势)也不足以全面、有力地证明“预料不到”的效果。因此,原告未能完成其举证责任。
在生物医药领域,技术效果与特定化合物的结构紧密绑定。说明书不能仅声称“一系列化合物具有某种效果”,而必须清晰地揭示是“哪一个或哪几个具体化合物”通过实验证明了该效果。该案中,说明书实施例1至22制备了上百个编号为数字的化合物,而效果实施例23却测试了代号为字母 A-I的化合物,两者之间缺乏一一对应的明确指引。判决指出,生物实验受多种因素影响,存在误差。如果本领域技术人员根据说明书,无法确定需要重复效果实验时具体该使用哪一个化合物(23个 DB1类化合物中的哪一个对应化合物),那么这项发明就是无法实现的。
正是基于上述“结构未充分公开”的认定,推导出补充实验数据不应被采信的结论。因为数据旨在证明化合物 A-I的效果,但这些化合物“是谁”都说不清,数据的证明对象也就成了“空中楼阁”。这揭示了程序上的证据规则与实体上的公开要求之间的内在联系:缺乏充分公开的实体基础,后续的程序性补救(提交数据)将失去意义。
对专利申请人而言,撰写质量是专利的“生命线”。药品专利说明书必须建立清晰的“结构-制备-效果”证据链。效果实施例中测试的化合物,必须能毫无疑义地追溯到其具体的化学结构或制备实施例。使用模糊的代号、笼统的类别描述,是重大的撰写缺陷,可能导致整个效果证据不被采信,进而使创造性主张失去支撑。此案强调了“申请日”的不可逆性。申请日后补充的数据只能用于澄清和印证原始申请文件中已记载的技术效果,而不能引入新的技术内容。如果原始说明书对关键内容(如效果化合物的结构)公开不充分,后期几乎无法通过提交数据来弥补。这要求申请人在提交申请前,必须确保说明书的完整性和内在一致性。
判决支持了审查员在判断化学结构修饰的显而易见性时,可以合理援引“生物电子等排体”等药物化学公知常识。该案说明了在评价创造性所依赖的实验证据时,应首先审查该证据所涉技术内容(如化合物)是否已在说明书中充分公开。若未充分公开,则相关实验数据原则上不应进入创造性评价的考量范围。
该案通过司法判决的形式,清晰地传递出以下规则:补充实验数据的可接受性,不仅要求其所证明的效果能从原申请文件中得到,更要求其证明对象(如化合物)本身已在原申请文件中被充分公开。
辛塔佳公司案既映照出药品专利保护中对技术方案明确性和可实施性的高标准要求,也反映了中国专利授权确权司法审查体系在平衡激励创新与维护公有领域方面的成熟考量。对于致力于中国市场的医药创新者而言,此案判决再次提醒其必须将专利撰写质量置于战略高度,确保在申请之初就构建起坚实、清晰、完整的法律与技术文本,从而为其真正的创新成果赢得稳定有效的专利保护。
(作者单位:北京知识产权法院)